Trata-se de apelação cível interposta por OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 110, APELAÇÃO1) em face da sentença proferida pelo Juízo da 25ª Vara Federal/RJ, nos autos da ação ajuizada pela apelante em face da apelada ZOETIS SERVICES LLC e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
A ação foi ajuizada objetivando:
1) declaração de nulidade dos atos administrativos do INPI que promoveram a cisão por apostilamento (nulidade parcial) no prazo de proteção das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5, bem como a determinação de abstenção de todo e qualquer ato que promova tal cisão, tendo como consequência a fixação do prazo de proteção das patentes unicamente com base no caput do art. 40 da LPI, de titularidade da empresa ré;
2) subsidiariamente, a nulidade das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5, ou a fixação do prazo de proteção destas com base unicamente no caput do artigo 40 da LPI;
3) alternativamente, a nulidade dos atos de concessão das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5, por violação ao artigo 32 da LPI.
Para tanto, alegou a autora, em síntese:
1. Como causa de pedir principal, questiona a conduta do INPI em relação à incidência dos efeitos da coisa julgada da ADI5529 às patentes PI9915480-3 e PI0017013-5.
2. Embora a ADI5529 tenha declarado/decretado a inconstitucionalidade do p.u. do art. 40 da LPI, assim como determinado sua aplicação imediata às patentes sobre tecnologia farmacêutica, com a consequente retomada do prazo de proteção das patentes ao caput do art. 40 da LPI; o INPI, em atendimento a requerimentos da ZOETIS, manteve a aplicação do p.u. do art. 40 para as patentes em questão.
3. Busca-se, com isso, anular o ato administrativo que manteve o p.u. para as patentes PI9915480-3 e PI0017013, tendo por fim que ambas as patentes tenham seu prazo de proteção assinado na forma do caput do art. 40 da LPI.
4. Como causas de pedir subsidiária e alternativa, respectivamente, a nulidade parcial dos atos de concessão das patentes, ante a inaplicabilidade in concreto do p.u. do art. 40 da LPI – mesmo que as patentes estivessem dentro do escopo de modulação de efeitos da ADI5529 –, assim como nulidade total dos atos de concessão das patentes, dado que seus deferimentos ocorreram em desrespeito ao marco temporal peremptório do art. 32 da LPI.
5. Em termos principais, tem-se que a conduta do INPI em prol da ZOETIS afronta o decidido na ADI5529, dado que as exclusividades incidem sobre composições/composições farmacêuticas, encontrando-se, assim, fora da modulação de efeitos. Desta forma, as exclusividades sub judice deveriam ter seu prazo de proteção fixado inteira e exclusivamente em 20 anos a contar dos depósitos.
6. A retomada do p.u. do art. 40 da LPI quanto ao que não for farmacêutico humano para patentes PI9915480-3 e PI0017013- 5 representa hipótese de verdadeira afronta ao decidido pela ADI5529, em especial a parte dispositiva da decisão quanto à modulação de efeitos.
7. Pretende-se a nulidade dos atos administrativos eivados de ilegalidades referentes às patentes PI9915480-3 e PI0017013-5, culminando seja na fixação de seus prazos de proteção na forma do caput do art. 40 da LPI, seja nas suas nulidades absolutas. Suas presenças no mundo dos fatos é, por sinal, um perigo para o sistema de patentes. Tais patentes materializam todos os receios de ineficiência do sistema e riscos quanto aos abusos dos titulares, uma vez que são a exemplificação da diminuição do domínio público, com base em privilégios contrários à Lei e à Constituição.
8. ZOETIS alegou que ambas as patentes se referem, de alguma forma, ao composto/composição de/com Tulatromicina e que esta referir-se-ia a um medicamento veterinário, em específico o seu produto DRAXXIN®. Ato contínuo, em seu entender ‘medicamentos veterinários’ não seriam ‘produtos farmacêuticos’ e, com isso, a ADI5529 não teria aplicação imediata a suas patentes. Em reforço a seu argumento, ZOETIS afirma que seriam ‘produtos farmacêuticos’ somente aqueles pedidos de patente submetidos ao regime do art. 229-C da LPI (remessa à ANVISA para a Anuência Prévia) e, como seus pedidos de patente (em seu entender) não teriam sido submetidos a tal regime (o que, ver-se-á, não ser verdade), os mesmos não seriam farmacêuticos.
9. Não há dúvidas de que as patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 referem-se à proteção de uma composição farmacêutica à base do composto Tulatromicina e que este é empregado como medicamento veterinário pela sua Titular ZOETIS. Isto é expressamente manifestado pela ZOETIS, em seus Pedidos de Esclarecimentos ao INPI, com o mesmíssimo texto para ambos os processos administrativos de ambas as patentes, veja-se: “[...] DRAXXIN® (tulatromicina), produto comercial fruto da presente invenção, é indicado para tratar doença respiratória bovina e suína”.
10. A ZOETIS afirma que a abrangência de suas patentes não deveria ser verificada se, em tese, a tecnologia trata de produto farmacêutico sobre humano, mas sim sobre o que ZOETIS efetivamente emprega em seus produtos. Nesta linha, ZOETIS defende, então, que os objetos das patentes sejam compreendidos conforme o uso que a mesma faz (confundindo os planos da validade e o da eficácia) e, no seu dizer, como ela apenas comercializa apenas medicamentos veterinários, as patentes nunca teriam como núcleo relevante medicamentos humanos.
11. Diante disso, ZOETIS requereu administrativamente, a alteração do conteúdo das patentes para que a expressão ‘farmacêutico’ das reivindicações fosse substituída por ‘veterinário’, quanto à PI9915480-3, assim como a inclusão nas reivindicações da PI0017013-5 da expressão ‘veterinária’ logo após o termo ‘composição’ e, assim, seus prazos de proteção continuassem a contar na forma do, inconstitucional, p.u. do art. 40 da LPI.
12. Tem-se como juridicamente impossíveis, tanto a solução proposta por ZOETIS de mudança/inserção do termo veterinário nas reivindicações, quanto a efetivamente realizada pelo INPI de cisão dos prazos de proteção, um para o que seria de uso humano e outro para usos não humanos. Pois, renova-se, a depositante à época não promoveu quaisquer reinvindicações restritivas para um uso específico, tendo requerido e angariado objetos patentários amplos para composto e composição farmacêutica.
13. Logo, inviável falar-se em possibilidade de apostilamento neste caso para a cisão do prazo de proteção. Pois, ao fazer isso, o INPI, às avessas, inclui no quadro reivindicatório duas reivindicações de uso específicas, uma para um ser humano e outra para um ser não humano, as quais não constavam no mesmo. A simples adequação do prazo de nada tem de simples, dado que, em verdade, promove modificação no conteúdo de ambas as patentes, para além do que constava no teor das reivindicações, sendo conduta incompatível com os pressupostos do art. 47 da LPI.
14. A ré promoveu sua segunda alteração ao QR superado o prazo decadencial, em 22.11.2010, pois parte de suas reivindicações não possuíam qualquer base no RD e sem comprovação da atividade inventiva da invenção, conforme disposto em exigência pelo INPI, em 24.08.2010; e, requereu a transferência de titularidade do título patentário, novamente postergando a sua concessão.
15. As patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 são fruto de violação ao prazo decadencial do art. 32 da LPI, sendo a nulidade de ambas uma conclusão inarredável. Primeiro, isto se dá não só pela redação do art. 46 da LPI, dado que as patentes foram concedidas em contrariedade ao que dispõe a Lei. Em complemento, esta solução decorre da própria sistemática da decadência, a qual extingue por completo o direito potestativo, não sendo possível seu convalescimento ou cumprimento/aceitação espontânea pelo INPI, dado que representaria infração a direitos da coletividade.
A sentença julgou improcedentes os pedidos (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 92, SENT1 , por entender que:
1. Houve o julgamento da ADIn 5529 pelo e. Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria, conheceu da ação direta e julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, nos termos do voto do Relator Ministro Dias Toffoli (Plenário, 06.05.2021), e com a modulação por ela proposta (Plenário, 12.05.2021).
2. O caput do art. 40 da LPI dispõe que a patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. De acordo com o parágrafo único do art. 40 da LPI, agora reconhecido inconstitucional pelo e. STF, caso o INPI demorasse na análise da patente, o titular seria beneficiado com uma espécie de "compensação" no prazo de vigência da patente, que não seria inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão.
3. Como salientado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, quanto ao pedido principal, verifica-se que a Autora questiona o tratamento regulatório conferido pelo INPI às patentes relacionadas "a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde." quando da aplicação/interpretação do entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI5529.
4. Como mencionado pelo MPF, ao interpretar o alcance da modulação de efeitos realizada pelo STF quando do julgamento ADI 5529, o INPI entendeu que ela não se estenderia às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos veterinários, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde animal, pois toda a fundamentação da decisão do STF foi focada na saúde humana.
5. Obviamente que o STF não poderia ao julgar de maneira objetiva, prever todas as hipóteses, especialmente aquelas onde o produto é farmacêutico para humanos e também veterinário. Nada mais correto, portanto, que caiba ao INPI regular a matéria, bem como que a questão necessite de uma manifestação do Judiciário.
6. Quanto ao efeito ex tunc da decisão do Supremo Tribunal Federal, concordo com a tese no sentido de que este deve ser o mais restritivo quanto for possível, afinal a LPI é de 1996 e a inconstitucionalidade do Parágrafo Único do Artigo 40, retirando dez anos de concessão da patente para aqueles pedidos que demoraram anos no INPI, traria uma grande insegurança jurídica ao país.
7. Conforme salientado pelo i. Parquet "o direito à saúde tutelado para a concessão de efeitos retroativos à decisão na ADI 5529 foi o direito social constitucionalmente assegurado no art. 6º da CRFB/88, que consagra direitos humanos, razão pela as hipóteses de produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde seguiram o efeito ordinário e automático das decisões de controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, ex tunc, considerando que a segurança jurídica e o interesse social militam pelo efeito retroativo, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos" (evento 89, página 10).
8. Em suma, mostra-se razoável o entendimento do INPI, segundo o qual "Para o Instituto, a sentença deve ser interpretada à luz da motivação do Ministro Relator Dias Tófoli, exposta em seu parecer jurídico que fundamentou a decisão sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da LPI. Da leitura do Voto do Relator e do Acórdão do STF, pode ser depreendido que a intenção do ilustre Ministro Relator, ao separar a decisão em dois campos tecnológicos que estariam sujeitos a efeitos jurídicos distintos (isto é, ex nunc e ex tunc), teve por motivação a situação de emergência de saúde relacionada à pandemia de COVID-19, enfrentada à época do julgamento, e os desdobramentos da extensão do prazo de vigência de patentes para o Programa de Assistência Universal de saúde do Governo Federal (SUS)" (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 33, PARECERTEC3).
9. Dessa forma, entendo que a limitação da modulação dos efeitos à produtos farmacêuticos, excluindo os de uso veterinários, defendida pelo INPI e pela detentora da patente é a melhor interpretação possível para a decisão da Suprema Corte, devendo ser mantida.
10. Quanto à questão do apostilamento também atacada pela Autora, este se fez necessário conforme bem esclarecido pelo INPI, em contestação, pela distinção de prazos entre patentes farmacêuticas e de outras indústrias, como a veterinária. Apesar da decisão da ADI 5529 valer para todas, com a modulação dos efeitos, ex tunc para umas e ex nunc para outras, se fez necessário esta distinção, sendo o apostilamento o único meio possível de instrumentalizar tal questão.
11. Finalmente, quanto à violação do Artigo 32 da LPI, a Autora demonstra uma preocupação legítima que é o objeto inicial da patente ser muito amplo e, em consequência, acabar por impedir que outras empresas procurem pesquisar e criar novos produtos naquelas áreas, para depois serem reduzidas, passando a constar um objeto muito menor na patente deferida.
12. Este é um ponto importante que precisa ser fiscalizado e regulado pelo INPI sob o risco de, no intuito de proteger o inventor, estarmos inviabilizando toda a a pesquisa.
13. Ocorre que, não há como correlacionar o Artigo 32 com a ampliação de prazo da patente na forma do Artigo 40, parágrafo único, declarado inconstitcional pelo Supremo Tribunal Federal. A ideia de que os novos exames pedidos na forma do Artigo 32 da LPI, reduzindo o objeto original da patente, acabaram gerando a necessidade de proteção por 10 (dez) anos do deferimento da patente, vem a ser uma interpretação decorrente da decisão da ADI 5529 do STF.
14. Na verdade, os Artigos 32, 40 e o Parágrafo Único da LPI deste último sempre conviveram em harmonia, sem distinções, não havendo sanção para quem "atrasou" a análise da patente. Com a decisão do STF, não é possível admitir uma interpretação no sentido de que se ocorrida a hipótese do artigo 32, o titular da patente não teria direito a 10 (dez) anos a partir da concessão desta, mas apenas os 20 (vinte) anos do depósito. Logo, este pedido também deve ser julgado improcedente.
Apelação da OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA. (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 110, APELAÇÃO1), pleiteando a reforma integral da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com base nos seguintes argumentos:
1. Ao revés do compreendido na sentença, a retomada do p.ú. do art. 40 da LPI quanto ao que não for farmacêutico humano para PI 9915480-3 e PI 0017013-5 representam hipóteses de verdadeira afronta ao decidido na ADI 5529/DF, em especial a parte dispositiva da decisão quanto à modulação de seus efeitos.
2. Em princípio, rememora-se que PI 9915480-3 e PI 0017013-5 referem-se à proteção de uma composição farmacêutica à base do composto Tulatromicina e que este é empregado como um medicamento farmacêutico de uso em animais pela ZOETIS. Assevera-se, ainda, que, ainda que as tecnologias patenteadas se referissem somente a um único medicamento veterinário – o que sequer é verdade, como será tratado posteriormente –, é inegável que as mesmas cuidam de um produto farmacêutico, pois, todo e qualquer medicamento – seja para humano, seja para animais – é um produto farmacêutico.
3. Diversamente do informado por ZOETIS quanto ao trâmite de suas patentes, à época, pedidos perante o INPI, tem-se que ambas se submeteram ao procedimento do art. 229-C da LPI, foram remetidas à ANVISA para a anuência-prévia (Evento 1 – OUT6 e Evento 1 – OUT10 da origem). Isso é fato que comprova que ambas as patentes se referem, por certo, a “produtos farmacêuticos”, independentemente da discussão/distinção (contra legem) entre ‘produtos farmacêuticos’ e ‘medicamentos veterinários’ (farmacêuticos para animais). Afinal, caso fossem tidas, pelo INPI, como exclusiva ou preponderantemente de “uso veterinário”, as patentes não poderiam ter sido remetidas (e analisadas meritoriamente) pela ANVISA.
4. Resta dissipar também o inadequado pressuposto de que a decisão do STF sobre modulação de efeitos na ADI 5529/DF restringir-se-ia, tão somente, a “produtos farmacêuticos de uso humano”. Em específico, visto que tecnologias que versem (também) sobre medicamentos veterinários são produtos farmacêuticos (o que, reitere-se, não foi combatido pelos réus-apelados ou mesmo pela r. sentença), é de se demonstrar que inexiste qualquer espécie de exclusão expressa destas no decidido pela ressalva à modulação de efeitos na ADI 5529/DF, não sendo hipótese de diminuí-la.
5. Não há na parte dispositiva da decisão de modulação – i.e., aquela que produz a coisa julgada material e efeitos vinculantes –, qualquer distinção entre produtos farmacêuticos para uso humano e uso em animais.
6. Com efeito, revela-se injurídico falar-se em uma interpretação que pudesse dar maior alcance (i.e., alcance não manifestado) à modulação de efeitos da decisão e, com isso, menor alcance à sua ressalva. Assevera-se que a ressalva prevista na modulação de efeitos à ADI 5529/DF é a regra (efeitos imediatos a todo e qualquer produto farmacêutico) e a modulação a exceção-excepcionalidade-medida extrema. Por sinal, não é diversa a hermenêutica da Corte Cidadã quando trata de técnica interpretativa de exceções à regra frente à regra geral, i.e, sua interpretação se faz de forma restritiva, não havendo a inclusão de outras hipóteses além das previstas.
7. A retomada do p.ú. do art. 40 da LPI quanto ao que não for farmacêutico humano para patentes PI 9915480-3 e PI 0017013-5 representa hipótese de verdadeira afronta ao decidido pela ADI 5529/DF. Considerando que cuidam, também, de ‘produto farmacêutico de uso humano’ e por serem patentes já concedidas, possuem objeto uno, indivisível e sua cisão por apostilamento (em verdade, nulidade parcial), como realizado/proposto pelo INPI, é contrário à LPI nas hipóteses concretas. De pronto, ressalta-se que este fato foi levado em consideração na sentença daquele feito perante o Juízo Paulista (Doc. 01). Compreendeu-se pela nulidade incidental/ineficácia das patentes com a incidência imediata e retroativa da ADI5529 inclusive porque não é possível cindir o objeto uno das patentes, de modo que o vício da inconstitucionalidade as contamina como um todo.
8. A apelante reitera as razões trazidas na exordial (pp. 25-35) para que este d. Juízo ad quem não incorra no mesmo erro de interpretação da Origem, no sentido de que o objeto patenteado é compreendido por meio das reivindicações na forma do Relatório Descritivo (art. 41 da LPI – e plano da validade), mas nunca pelo uso empregado pelo agente econômico a posteriori (plano da eficácia).
9. As patentes são dotadas de conteúdo uno (art. 22 da LPI) e indivisível (art. 58 da LPI). Logo, a decisão da ADI5529 abarca-as como um todo. A unicidade do conceito inventivo é requisito essencial às patentes. Do contrário, o INPI irá indeferir a patente por falta de unidade. Para tanto, inclusive, a LPI permite que o depositante promova a divisão do pedido de patente em tantos quantos forem os conceitos inventivos presentes no original, porém, desde que feito até o final do exame (art. 26 da LPI). Por sinal, tanto o INPI, quanto o TRF2 possuem compreensão sedimentada de que o final do exame ocorre na 1ª Instância administrativa de análise do pedido, excluindo-se a fase recursal. Desta feita, inviável esta divisão às avessas, após o fim do exame, depois de finalizado o procedimento administrativo, mais de 05 anos posteriores às concessões das patentes.
10. Da mesma forma, também não possibilitam tal cisão por apostilamento. É de se clarificar, desde o início, que a figura do apostilamento não representa uma possibilidade de conduta discricionária – ou livre, mas motivada – do INPI. Ao contrário, o que se chama de apostilamento não é nada além da figura de “nulidade parcial” de um documento de patente. Esta, por sinal, é a compreensão sedimentada da jurisprudência da Corte.
11. Inviável falar-se em possibilidade de apostilamento neste caso para a cisão do prazo de proteção. Pois, ao fazer isso, o INPI, às avessas, inclui no quadro reivindicatório duas reivindicações de uso específicas, uma para um ser humano e outra para um ser não humano, as quais não constavam no mesmo. A simples adequação do prazo de nada tem de simples, dado que, em verdade, promove modificação no conteúdo de ambas as patentes, para além do que constava no teor das reivindicações, sendo conduta incompatível com os pressupostos do art. 47 da LPI.
12. Verifica-se, destarte, que o que a ZOETIS e o INPI defenderam como mera “adequação” dos prazos de vigência das patentes, em realidade, geraram a modificação no seu conteúdo, para além do que constava no teor das reivindicações, sendo conduta incompatível com os pressupostos do art. 47 da LPI. Não há, ao contrário do alegado pelo INPI, ação declaratória, mas constitutiva, na medida em que reinterpretou a decisão do e. STF para além dos limites e/ou promoveu alteração do conteúdo da patente. Não há que se falar em simples anotação, quando a decisão do INPI ignora que a decisão do e. STF contamina tais patentes por inteiro, ainda que tenham múltiplos usos.
13. Resta claro que houve alteração/cisão do escopo das patentes pela inclusão da expressão “de uso veterinário” no apostilamento, gerando como consequência a violação do princípio de unicidade de conceito de uma patente, prevista no artigo 22 da LPI, assim como à sistemática de divisão dos pedidos de patente, art. 26 da LPI. Renova-se, ambas as patentes não possuíam tal especificação em seus QRs, o que fazia com que ambas se qualificassem amplamente como produtos farmacêuticos (independentemente dos usos) e, com isso, gerasse a aplicação imediata da ADI 552920. Entretanto, o INPI, após findado o processo de exame das patentes e com a finalidade de salvá-las, permitiu tal diferenciação via uso, realizando uma cisão no objeto das patentes (fora da sistemática do art. 26 da LPI – e do próprio art. 47 da LPI), indo muito além de uma simples anotação cartorária (suposto art. 59, II da LPI), conforme alegaram os apelados.
14. Comprovou-se que a nova adequação de prazo das patentes PI 9915480-3 e PI 0017013-5 é inteiramente ilegal, pois, também, foi realizada ao arrepio do devido processo administrativo. Afinal, restou ultrapassado o prazo decadencial respectivo.
15. Neste sentir, por este conjunto de fundamentos autônomos, é de se notar que os atos administrativos do INPI são marcadamente nulos, sendo a hipótese de retomada da vigência das patentes, conforme a adequação da ADI 5529/DF.
16. Subsidiariamente, em complemento, comprovou-se que os atos anulandos violam a Lei de Regência (LPI). Assim, ainda que se adequassem à hipótese extraordinária da modulação da ADI 5529/DF, continuariam eivados de nulidade, dado que restou comprovada a não incidência do suporte fático à norma do p.ú. do art. 40 da LPI.
17. O d. Juízo a quo, quanto a esta causa petendi, entendeu, d.m.v., de maneira equivocada, que a benesse outrora concedida pelo p.ú. do art. 40 da LPI seria aplicável mesmo no caso de o Depositante (no caso, a ZOETIS) concorrer para a eventual “demora” na conclusão do exame dos pedidos de patente pelo INPI.
18. Todavia, a OURO FINO demonstrou, e ora repisa, que, não houve uma “mora exclusiva” do INPI, dado que a ZOETIS atuou, intensamente, em concausa. Isto é, os atos da empresa então depositante resultaram no alargado consumo de tempo para se concluir o exame administrativo de ambos os pedidos de patente, não haveria como ter permitido a inconstitucional benesse automática que a vetusta norma do p.ú. do art. 40 da LPI previa.
19. As condutas da ZOETIS retiraram o pedido de patente de seu processamento regular, de modo que fica clara a sua coparticipação para com a ausência de concessão da patente dentro do primeiro decênio. Desta monta, ao contrário do alegado, ainda que a titular tenha atuado dentro dos prazos estabelecidos pela autarquia, a sua conduta comissiva e omissiva, obstou o andamento mais célere do processo administrativo e, caso não ocorressem, permitiriam a plena aplicação da regra geral do caput do art. 40 da LPI. Ora, em que pese formalmente pudesse agir desta forma (ausência de ilicitude), materialmente atuou de forma contrária ao exercício regular do direito (presença de abusividade) contribuiu para o atraso no exame.
20. A OURO FINO demonstrou, em réplica (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 43, RÉPLICA1), que, em outro feito no qual buscou-se justamente a prorrogação do prazo de patente (após a declaração de inconstitucionalidade do dito p.ú.), o próprio INPI confirma este fundamento. Ressaltou-se, naquele caso, que, a uma, o pedido de patente (tal como estes) foi depositado de forma incapaz de ser prontamente deferido e, a duas, a Depositante naquele caso (tal como neste) não tomou qualquer medida funcionalmente cooperativa a agilizar o processamento. Logo, não poderia, agora, anos depois de encerrado o âmbito administrativo, suplicar ao Judiciário que lhe seja concedido mais prazo de proteção para usufruir, exclusivamente, das patentes.
21. Alternativamente, em claro teor ad argumentandum tantum, a OURO FINO demonstrou que: (iii) os atos anulandos continuam a violar as normas da Lei de Regência (LPI), em específico, o requisito temporal do art. 32 da LPI, por vias de consequência, à coisa julgada material formada na Ação Civil Pública n. 2003.51.01.513584-5), haja vista que a empresa apelada desrespeitou o prazo decadencial do dispositivo legal ao promover alterações voluntárias (i.e., sem cumprir as exigências da Autarquia Apelada) após o marco temporal relativo à data do requerimento do exame dos então pedidos de patente – independentemente de quais sejam tais alterações.
22. A OURO FINO destaca, de início, que o d. Juízo a quo não enfrentou essa causa de pedir (e os pedidos derivados) na r. sentença – tampouco na r. decisão posterior que rejeitou os Embargos de Declaração. Desse modo, roga-se para que este d. Juízo ad quem analise, detidamente, as razões (ainda, em retrospecto com tudo apresentado na Instância de Origem) que demonstrarão, autonomamente, mais um conjunto de nulidades.
23. Como consabido, a LPI é expressa em prever tanto o requisito temporal, que é regulado quanto ao fato de que somente são permitidas algumas alterações no ‘QR’ “até o requerimento do exame”, assim como o requisito finalístico por meio do qual (além do respeito do marco temporal) tais alterações apenas podem ser realizadas acaso se “limitem à matéria inicialmente revelada” e melhor esclareçam ou definam o pedido.
24. Nota-se que não houve qualquer exigência por parte INPI para que fossem realizadas modificações nos ‘QRs’ para posterior deferimento do pedido. Diferente do que as Corrés-Apeladas arguiram, em tese calçada em suposto “processo colaborativo”, e, ainda, sob uma ótica equivocada sob a legislação vigente de propriedade industrial, as alterações foram realizadas, unilateralmente, por pura e espontânea vontade da ZOETIS para, a todo custo, conseguir o deferimento de seus pedidos de patente.
25. Neste contexto, tem-se que as patentes PI 9915480-3 e PI 0017013-5 são fruto de violação ao prazo decadencial do art. 32 da LPI, sendo a nulidade de ambas uma conclusão inarredável. Primeiro, isto se dá não só pela redação do art. 46 da LPI, dado que as patentes foram concedidas em contrariedade ao que dispõe a Lei. Em complemento, esta solução decorre da própria sistemática da decadência, a qual extingue por completo o direito potestativo, não sendo possível seu convalescimento ou cumprimento/aceitação espontânea pelo INPI, dado que representaria infração a direitos da Coletividade.
Contrarrazões da ZOETIS SERVICE LLC. (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 120, CONTRAZAP1), aduzindo, em resumo, que:
1. Por meio dos pedidos principal e subsidiário, a OURO FINO busca limitar o prazo de vigência das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 a vinte anos a partir da data de depósito. Ou seja, a ora apelante jamais pretendeu a nulidade em decorrência de ausência de preenchimento de requisitos da patenteabilidade (estes, elementares e efetivamente ligados à validade como um todo da patente).
2. Os pedidos principal e subsidiário de nulidade formulados são absolutamente impossíveis. Afinal, é impossível a desconstituição de uma patente por mera incorreção de prazo de vigência, sendo inaplicáveis os artigos 46 e 56 da LPI.
3. Após escorreito andamento do processo, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, o juízo a quo julgou antecipadamente o mérito ao proferir irretocável sentença de improcedência, complementada pela decisão de não acolher os embargos da OURO FINO (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 102, SENT1).
4. Insatisfeita, a OURO FINO, sem observar o princípio da dialeticidade, interpôs apelação rasa, repetitiva, com distorções fáticas e equivocadas alegações, cuja desconstituição é de fácil compreensão.
5. O STF, ao julgar procedente a ADI nº 5529/DF para declarar inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da LPI, que estabelecia um prazo mínimo e automático de vigência de patentes de 10 anos contados a partir de sua concessão, excepcionou da modulação dos efeitos de sua decisão as patentes de produtos farmacêuticos (uso humano) pela preocupação quanto ao acesso de cidadãos à saúde, especialmente em razão da pandemia da COVID-19.
6. As patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 da ZOETIS envolvem tanto produtos farmacêuticos (uso humano) quanto produtos veterinários (uso animal).
7. Inicialmente, o INPI, sem se atentar a esse fato, aplicou os efeitos ex tunc da decisão para tais patentes. Contudo, diante da peculiaridade da matéria, o INPI reconheceu o equívoco e, para dar efetividade à decisão do STF, apostilou as patentes para estabelecer que o prazo de vigência para cada tipo de produto é distinto:
8. A OURO FINO propôs a ação na origem para anular esses apostilamentos praticados pelo INPI às patentes da ZOETIS e manter a aplicação dos efeitos ex tunc a tais patentes.
9. A OURO FINO busca a reforma de sentença, complementada pela decisão de evento 102, que julgou improcedente seu pedido principal, reiterando suas colocações, no sentido de que os atos do INPI violam a coisa julgada da ADI Nº 5529/DF, pois (i) um produto veterinário seria um produto farmacêutico; (ii) a parte dispositiva da decisão do STF não excluiria produtos veterinários da exceção à modulação; e (iii) os apostilamentos praticados pelo instituto representariam ilegal nulidade parcial de patente de tecnologia “una”, que não poderia ocorrer administrativamente por estar fora do prazo do art. 51 da LPI.
10. A OURO FINO alega que a parte dispositiva da decisão do STF é que vincula os demais Poderes e esta parte estabeleceria que “produtos farmacêuticos” englobaria “produtos veterinários”, de modo que os atos do INPI afrontariam a coisa julgada da ADI Nº 5529/DF.
11. Não obstante, conforme pontuado pelo MPF, é “forçoso considerar que os fundamentos da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade vinculam, de algum o modo, os demais Poderes, já que decisão do Legislativo e do Executivo que contrarie a ratio decidendi de decisão proferida em sede de ADI importaria em vulneração à competência do Supremo e comprometimento da eficácia e da autoridade de suas decisões” (ev. 89 dos autos de origem) (g.n.).
12. Conclui-se, portanto, que a exceção à modulação dos efeitos da decisão do STF está direcionada a patentes de produtos farmacêuticos de uso humano, mas não àquelas de produtos veterinários. Logo, os atos do INPI que apostilaram as PI9915480-3 e PI0017013-5 para estabelecer prazos distintos para cada tipo de produto não viola a coisa julgada da ADI Nº 5529/DF, mas dá efetividade ao que foi ali decidido.
13. O apostilamento às patentes é prática comum do instituto para fins de anotar determinações de decisões judiciais ou qualquer limitação ou ônus que recaia sobre as patentes, e está fundamentado no art. 59, II, da LPI.
14. No caso das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 da ZOETIS, o INPI, com base no citado dispositivo da LPI, promoveu o apostilamento para anotar o correto prazo de validade referente aos produtos farmacêuticos (uso humano), segundo a decisão na ADI 5529/DF.
15. Inexistem as ilegalidades alegadas pela OURO FINO (supostas violações aos art. 22, 26, 47, 51 e 58 da LPI), que, com a devida vênia, expõe teses fantasiosas de que os apostilamentos do INPI representariam “nulidade parcial” ou “divisão às avessas” das patentes ou, então, a “inclusão” de duas reivindicações ou “modificação” das reivindicações nas patentes da ZOETIS, que são desacompanhadas de provas (p.ex., quadro reivindicatório com as alterações alegadas, os números das supostas novas patentes geradas por divisão).
16. De fato, essas alegações são totalmente infundadas. Os apostilamentos da PI9915480-3 e da PI0017013-5 são incapazes de anular reivindicações, gerar outras duas patentes por divisão e alterar os teores de reivindicações – ou seja, não são hipóteses de nulidade parcial, divisão ou modificação de patentes, inexistindo violação aos art. 22, 26, 47, 51 e 58 da LPI, como confirmado pelo INPI.
17. Os atos de apostilamento das patentes da ZOETIS encontram guarida no art. 59, II, da LPI, sendo que tiveram sua legalidade reconhecida pela PFEINPI, pelo MPF e pelo juízo da 25ª VFRJ, sendo inexistentes as ilegalidades alegadas pela ora apelante quanto a supostas violações da LPI.
18. A OURO FINO alega, em caráter subsidiário, que o INPI não poderia ter apostilado as patentes PI9915480-3 e PI0017013-5, porque não seria hipótese de incidência no p.ú. do art. 40 da LPI. Segundo a apelante, a ZOETIS teria contribuído diretamente para a demora na concessão das patentes, de modo que não seria possível conceder a ela os prazos de 10 anos contados a partir da concessão dos inventos previsto no citado dispositivo.
19. Importante ressaltar que, por ser direito constitucional da ZOETIS (art. 5°, XXIX, da CRFB/88), suas patentes, que protegem invenções privilegiáveis (art. 8° da LPI), devem ser reputadas válidas. Inclusive, a OURO FINO nunca questionou que as invenções das patentes da ZOETIS são novas e dotadas de atividade inventiva.
20. Partindo desse pressuposto e tendo em vista que o INPI concedeu as patentes da ZOETIS em 29.12.2015 e em 14.07.2015, a OURO FINO tinha que ter ajuizado a ação até 29.12.2020 ou 14.07.2020 (art. 1° do Decreto n° 20.910/1932), para contestar a incidência do aludido dispositivo legal, já que se trata de uma ação sob procedimento comum para ajustar o prazo de patentes.
21. Dessa forma, não se aplica o art. 56 da LPI à ação promovida pela OURO FINO, estando demonstrada e corroborada a decadência atrelada ao pedido subsidiário de ajuste do prazo feito à petição inicial (i.e., para que o prazo seja fixado com base no caput do art. 40 da LPI).
22. Também não pode prosperar a alegação de que a ausência de medida judicial ou administrativa por parte do titular para acelerar as concessões das patentes seria uma contribuição direta para sua mora. Isso retrataria uma subversão lógica do princípio da eficiência ao atribuir ao administrado um ônus que é da Administração Pública.
23. Conclui-se que (i) a causa de pedir subsidiária não merece ser conhecida face à proibição à conduta contraditória e ao dever de boa-fé; e (ii) inexiste violação ao p.ú. do art. 40 da LPI, que é aplicável ao prazo de vigência das patentes PI9915480-3 e PI0017013-5 para produtos veterinários, seja porque sua incidência não é limitada a casos em que há mora exclusiva do INPI, seja porque a ZOETIS não contribuiu para a mora na concessão de suas patentes, tendo atuado de forma diligente e regular e inclusive contribuído para a redução do tempo dos processos administrativos.
24. É inegável que a sentença apelada, acertadamente, julgou improcedentes os pedidos da apelante OURO FINO, razão pela qual a ZOETIS requer o não provimento do recurso de apelação ora contrarrazoado e majoração dos honorários advocatícios para o patamar máximo face ao trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).
Contrarrazões do INPI (processo 5071020-25.2022.4.02.5101/RJ, evento 121, CONTRAZ1) pela manutenção da sentença.
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifestou-se dizendo que não há, no presente caso, interesse público que justifique sua intervenção obrigatória (evento 4, PARECER1).
É o relatório.