Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial contra sentença (evento 136, SENT1, integrada pela sentença de embargos de declaração do evento 154, SENT1) que, em ação movida por Wyeth LLC, julgou procedente o pedido, para anular os atos da autarquia que indeferiram o pedido de patente dividido PI 9917687-4 com base em suposta violação ao art. 32 da LPI, bem como condenar a autarquia a concluir o exame do mérito de tal pedido.
Conheço da apelação, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, a autora apresentou, em 19/05/2008, pedido de divisão de seu pedido de patente PI 9911040-7, que havia sido depositado em 11/05/1999.
De acordo com esta, o pedido teria atendido aos dois requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 9.279/96 (LPI), uma vez que (i) fez referência específica ao pedido original; bem como (ii) não excedeu a matéria revelada constante do pedido original. Além disso, o pedido de divisão teria ocorrido antes do final do exame do pedido original, tendo em vista que o pedido de divisão foi protocolado em 18/05/2008, enquanto a publicação do indeferimento do PI 9911040-7 (pedido original) ocorreu somente em 27/01/2009.
Todavia, mesmo preenchidos os requisitos constantes do já mencionado art. 26 da LPI, o INPI indeferiu o pedido dividido PI 9917687-4, ao fundamento de que "as reivindicações apresentadas no quadro reivindicatório do pedido dividido ora em análise (reivindicações 1 a 5) não foram motivadas para satisfazer a necessidade de um melhor esclarecimento ou definidação da matéria reivindicada. Elas representaram a alteração da categoria de método de tratamento (não patenteável), para a categoria de processo (patenteável), categoria esta não reivindicada inicialmente, quando do depósito do pedido original. Deste modo, a reformulação realizada no atual quadro reivindicatório não representa uma delimitação na matéria reivindicada, mas sim um redirecionamento do escopo de proteção original (no caso do quadro reivindicatório), não trazida dentro do período permitido pelo disposto no artigo 32, configurando, por conseguinte, uma clara infração aos direitos de terceiros."
O escopo da demanda, portanto, é saber se o ato administrativo que indeferiu o pedido de patente dividido PI 9917687-4, com base no que prevêem os arts. 26 e 32 da LPI, é válido.
Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.
MÉRITO
Do pedido de declaração de nulidade do ato administrativo
Como se verá a seguir, em relação ao mérito a sentença deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos, além dos que adiciono a seguir.
A controvérsia diz respeito à correta interpretação dos artigos 26 e 32 da LPI. Transcrevemos os dispositivos da LPI relevantes à discussão a seguir:
"TÍTULO I
DAS PATENTES
[...]
CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE PATENTE
[...]
Seção II
Das Condições do Pedido
[...]
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:
I - faça referência específica ao pedido original; e
II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.
Seção III
Do Processo e do Exame do Pedido
[...]
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido."
Em 11/05/1999, a autora depositou o pedido de patente PI9911040-7, com 22 reivindicações. Em 2008, o INPI apontou que as reivindicações 17 a 21 se referiam a métodos terapêuticos, os quais não são considerados invenção pela LPI (art. 10, VIII). Em resposta, a autora retirou essas reivindicações e protocolou um pedido de divisão da patente, originando o PI9917687-4. O pedido original foi indeferido por ausência de atividade inventiva, decisão mantida após recurso.
Quanto ao pedido PI9917687-4, depositado em 19/05/2008, foi inicialmente analisado em 2009, mas o parecer foi anulado. Novo parecer, publicado na RPI 2064, indeferiu o pedido por alteração indevida nas reivindicações, infringindo o art. 32 da LPI. Após manifestação da autora, o INPI manteve o indeferimento. Novo recurso foi apresentado em 2011, mas em 2015 o INPI ratificou a decisão negativa.
Segundo o entendimento atual do INPI, o pedido de patente PI9917687-4 viola o disposto no art. 32 da Lei nº 9.279/96, uma vez que a autora, ao realizar a divisão do pedido original PI9911040-7, teria promovido alterações voluntárias no quadro reivindicatório após o requerimento de exame. O INPI argumenta ainda que, "diversamente do afirmado pela parte autora, a substituição das reivindicações de “método terapêutico” por “uso” modifica o escopo da proteção pleiteada."
A fim de subsidiar a tomada de decisão pelo magistrado sentenciante, a análise acerca do preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 26 da LPI foi submetida a análise por perito especializado na área de farmoquímica, Dr. Alessandro Kappel Jordão, o qual concluiu que o relatório descritivo do pedido de patente original apresenta "indicação clara do uso dos compostos de fórmula (I) ou (II) em formulações farmacêuticas no tratamento ou prevenção de estados doentios ou síndromes em mamíferos, ocasionados ou associados com deficiência de estrógenos, como mostrado abaixo (...) Ao analisar os trechos acima, fica evidente que no pedido original está previsto o uso dos compostos descritos no relatório descritivo, o que configura que as reivindicações de 'uso', presentes no pedido dividido, se restringem à matéria revelada no pedido PI9911040-7."
Na sequência, o perito conclui (evento 109, LAUDO1):
"Cabe ressaltar que o pedido de patente dividido PI9917687-4 atende aos critérios necessários, ao fazer referência específica ao pedido de patente PI9911040-7, e não exceder a matéria revelada constante no pedido original.
Uma vez realizada a divisão do pedido, cumprindo-se o disposto no artigo 26, a requerente poderá fazer as adequações que julgar necessário neste novo pedido dividido, incluindo as reivindicações, respeitando a matéria inicialmente revelada.
Ademais, o artigo 26 é taxativo quanto ao período do processo administrativo que se pode realizar o requerimento de divisão, ou seja, até o final do exame, e o pedido de patente dividido PI9917687-4 se enquadra sem ressalvas.
Dessa forma o pedido de patente dividido PI9917687-4 cumpre integralmente os requisitos do art. 26 da LPI, restringindo os ensinamentos e exemplos descritos, incluindo o quadro reivindicatório, à matéria inicialmente revelada do pedido original PI9911040-7."
Deste modo, preenchidos os requisitos constantes do art. 26 da LPI, possível a divisão do pedido de patente, como pretendido pela parte autora.
Passando-se então à análise sobre a ocorrência de violação ao que prevê o art. 32 da LPI, indagou-se o perito sobre a ocorrência de modificação do escopo de proteção da patente.
Sobre esta alegação, assim se manifestou o i. perito:
"A segunda alegação do INPI, é que ao depositar o novo quadro reivindicatório do pedido divido PI9917687-4, a Autora reestruturou as reivindicações do pedido original PI9911040-7, que antes estavam na categoria de método terapêutico, e desta forma não patenteáveis, conforme consta no artigo X (VIII) da LPI, e as apresentou no formato denominado “fórmula suíça”, comumente presente em patente farmacêuticas e aceitas pelo INPI.
Ao fazer esta alteração a Ré afirma que a Autora mudou o escopo de proteção da patente inicialmente de “método terapêutico” para “uso”. Segundo a Autarquia, tal modificação não pode ser considerada uma melhor definição ou esclarecimento da matéria, e sim uma tentativa de se transformar uma matéria que não era considerada invenção (método terapêutico), em uma matéria que é considerada invenção (uso em um processo de preparação de um medicamento).
(...)
Comparando-se as reivindicações do tipo “fórmula suíça” e “método terapêutico”, verifica-se que a Autora, ao redigir o quadro reivindicatório no pedido dividido PI9917687-4 no formato “fórmula suíça”, promove a restrição do escopo de proteção e pleiteia o uso de uma quantidade eficaz de um ou mais estrógenos e um composto com a estrutura I ou II (markush), para o tratamento de doenças relacionadas à diminuição de estrogênio. Na reivindicação de método terapêutico, além da utilização da substância, a proteção incluiria também o método empregado para o tratamento, o que aumenta a abarcamento do objeto reivindicado, incluindo a técnica que os profissionais de saúde utilizam na aplicação da substância, configurando uma proteção indevida.
Desta maneira, fica evidente que as reivindicações no formato fórmula suíça são mais restritas e protegem o uso de determinada substância para tratar dada doença, enquanto no método terapêutico, além da substância, a proteção incluiria também o método empregado para o tratamento.
A alegação de que há mudança no escopo de proteção por parte do INPI não pode prosperar, e resta claro que a adequação do formato é legítima, restringe o escopo de proteção do pedido de patente, e sobretudo está limitado à matéria inicialmente revelada no pedido de patente original.
Assim, restou esclarecido pelo auxiliar do juízo que a readequação do quadro reivindicatório no formato de fórmula suíça não importou em modificação do escopo de proteção da patente, não havendo que se falar em violação ao art. 32 da LPI.
Cumpre destacar que, embora o magistrado não esteja vinculado de forma absoluta às conclusões do laudo pericial, este constitui elemento probatório de elevada relevância, por ter sido produzido por profissional de sua confiança. Por tal motivo, deve prevalecer sobre pareceres emitidos por assistentes técnicos ou documentos unilaterais apresentados pelas partes. Ressalte-se que o perito nomeado possui a qualificação técnica necessária para emitir juízo especializado acerca do atendimento dos requisitos legais para a concessão da patente, com base na documentação constante dos autos.
Por fim, considerando não ter o INPI apontado a ocorrência de qualquer ilegalidade ou irregularidade na elaboração do laudo pericial, ou apresentado provas aptas a desconstituí-lo, deve prevalecer o posicionamento do perito nomeado.
Neste sentido é a jurisprudência deste E.Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CIVEL. PATENTE DE INVENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LAUDO PERICIAL BEM ELABORADO E FUNDAMENTADO. PATENTE VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
5. Em caso de divergência entre os pareceres técnicos apresentados pelas partes e o laudo pericial produzido pelo Perito designado pelo Juízo, este último deve prevalecer, a uma porque tal perito goza da confiança do magistrado sentenciante e, além disso, em razão de o expert oficial se colocar em posição mais distante das partes litigantes. Precedentes. (...)
7. No caso concreto, há um confronto de teses com considerações técnicas de parte a parte, mas pela análise que ora se faz, o laudo pericial tem os seus fundamentos fulcrados em linhas técnicas bem enfrentadas, enquanto a apelante, irresignada com o laudo contrário ao seu interesse, ao invés de se concentrar em defender a validade de suas patentes, não mediu esforços no ataque à competência dos peritos para a elaboração da perícia.
8. Após a extensa e completa introdução a respeito do assunto abordado, explanação conceitual do direito de patentes e indicação das referências utilizadas para a elaboração do laudo, os peritos iniciaram a fundamentação técnica, realizando um exame substantivo preliminar de cada patente em cotejo. Em seguida, o laudo pericial inicia a análise do caso concreto, abordando os seguintes temas, divididos em seções: violação à adição de matéria (art. 26 da Lei 9.279/96 - Lei de Propriedade Industrial); ausência de novidade (arts. 8º e 11 da LPI); ausência de atividade inventiva (arts. 8º e 13 da LPI); ausência de suficiência descritiva (art. 24 da LPI); e violação à proibição do duplo patenteamento (art. 58 da LPI).
9. Ao Juiz é necessário que se socorra do técnico no assunto e, in casu, o enfrentamento contido no parecer dos peritos judiciais - técnico, bem elaborado e fundamentado - elucidou a questão de forma clara, bem abalizada nos pareceres dos mais diversos doutrinadores de propriedade industrial. O laudo pericial foi adotado pelo Juízo a quo como razões de decidir e, também, como fundamento da presente decisão. A sentença deve ser mantida.
10. Recursos desprovidos.
(TRF-2, AC 0038577-58.2012.4.02.5101, rel. Juiz Fed. GUSTAVO ARRUDA/MACEDO, DJ 17/12/2018; grifo nosso)"
Feitas estas considerações, conclui-se que o ato de indeferimento praticado pelo INPI é nulo, devendo ser mantida a sentença.
Da condenação ao pagamento de honorários advocatícios
Considerando que a sentença recorrida foi proferida já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2°, §3° e §11°, do referido diploma legal, majoro os honorários fixados anteriormente pela sentença em 10% para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.