Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por LIBBS FARMACEUTICA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, que indeferiu liminarmente pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de obter declaração de nulidade da patente PI 0812603-8.
Conheço do presente agravo de instrumento, uma vez que satisfeitos os pressupostos legais para sua admissibilidade.
No caso, de início, verifica-se que a decisão ora agravada, proferida no processo 5073388-70.2023.4.02.5101/RJ, evento 24, DOC1, restou vazada nos seguintes termos:
"Trata-se de ação movida por LIBBS FARMACEUTICA LTDA contra INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL e GENENTECH INC., objetivando a declaração de nulidade da patente PI 0812603-8, com pedido de tutela de urgência.
Aduz a autora que a concessão da patente de invenção em comento, intitulada “MÉTODO PARA PREVENIR A REDUÇÃO DE PONTES DISSULFETO”, viola os artigos 13, 24, 25 e 32 da LPI, por estar ausente o requisito de atividade inventiva, por haver insuficiência descritiva, por ausência de fundamentação do relatório descritivo e, por fim, por ter havido ampliação do escopo original e modificação voluntária extemporânea das reivindicações.
Narra que a patente PI 0812603-8 concede o privilégio sobre um método destinado a prevenir a redução de pontes dissulfeto quando da produção de anticorpos em geral, por meio da difusão de ar na cultura celular em certas circunstâncias.
Sustenta a autora que um técnico no assunto seria motivado, à luz dos documentos (i) WO2005/016968A2; (ii) CHADERJIAN WENDY B ET AL, “Effect of copper sulfate on performance of a serumfree CHO cell culture process and the level of free thiol in the recombinant antibody expressed”, Biotechnology Progress, vol. 21, no. 2, ISSN 8756-7938, Pags. 550 – 553; (iii) US2006/0030022A1; e (iv) YINGES YIGZAW ET AL, “Exploitation of the Adsorptive Properties of Depth Filters for Host Cell Protein Removal during Monoclonal Antibody Purification”, Biotechnol. Prog. 2006, 22, 288−296, a buscar a solução protegida pela patente, pelo que haveria violação ao art. 11 da LPI.
Quanto à suficiência descritiva, a autora entende que as reivindicações são lacônicas e que o relatório descritivo "não comporta parâmetros mínimos para a sua reprodução, em específico, em escala industrial, sem que o técnico no assunto tenha que promover experimentos para além do razoável". Reforça que "isto se torna ainda mais dramático quando se verifica sua aplicação a outros anticorpos (ilegitimamente e supostamente acobertados por esta patente) como o Bevacizumabe, dado que não há elementos sobre a vazão do fluido de ar para este, assim como que o próprio RD expressa que a vazão variará (mas não afirma como e/ou quanto)."
Com relação ao art. 25, a autora diz que a titular da patente reivindicou mais do que comprovou quanto ao objeto (reivindica sua aplicação a todos anticorpos, em vez de se limitar ao ocrelizumab, para o qual apresentou testes) e quanto à escala (reivindica sua aplicação em escala ampla, em vez de se limitar à escala em que se realizaram testes - a laboratorial). Também afirma que o relatório descritivo traz teste cujo resultado não tem qualquer compatibilidade com a realidade (reproduz resultados também apresentados na US 94867707, porém em ensaio com parâmetros diferentes) e, por fim, diz que a reivindicação independente traz qualificação desprovida de amparo para o suposto método de inibição (especifica fluido de cultura celular coletado ou pré-coletado, sendo que o relatório descritivo não traz previsão de que o método fosse aplicado a um material pré-coletado).
Por fim, entende ter ocorrido violação ao art. 32 da LPI por ter havido ampliação do escopo quanto ao originalmente reivindicado e também por ter havido modificação voluntária do quadro reivindicatório após a apresentação de parecer técnico de ciência sobre o impedimento de patenteamento.
Com relação ao pedido de tutela de urgência, a autora alega que demonstrou a probabilidade do direito e que também há perigo de dano. Esse consistiria no fato de que houve concessão de tutela de urgência contra a autora em ação de infração ajuizada pela sociedade empresária ré na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo de n. 0866370- 17.2023.8.19.0001. Diz que tal decisão a impede de comercializar o bevacizumabe, um anticorpo cuja patente em si está em domínio público, pois o juízo estadual entendeu que haveria violação à patente anulanda no processo produtivo realizado pela autora.
No Evento 3, o juízo determinou que o INPI se manifestasse sobre a tutela de urgência requerida e que a autora promovesse o recolhimento das custas devidas.
No Evento 7, foi comunicada a interposição do Agravo de Instrumento de n. 5010224-11.2023.4.02.0000 contra a decisão do Evento 3 pela ré GENENTECH INC., em que, resumidamente requereu (i) a anulação o item II da decisão agravada, que determinou a manifestação do INPI sobre o pedido de tutela de urgência; e (ii) a determinação de que o INPI se abstivesse de submeter manifestação sobre tal pedido antes que a ré pudesse contestar o feito. Subsidiariamente, requereu que também lhe fosse conferido prazo para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência.
A decisão que concedeu a tutela recursal foi comunicada no Evento 8, "para facultar à agravante o direito de se manifestar no primeiro grau de jurisdição sobre o pedido de tutela de urgência, no mesmo prazo conferido ao INPI."
No Evento 11, foi certificado o recolhimento integral das custas.
A ré GENENTECH INC. se manifesta sobre o pedido de tutela de urgência no Evento 12, pugnando pelo seu indeferimento em razão de "(i) a manifesta ausência dos requisitos do art. 300, do CPC; (ii) o pedido ser contrário à jurisprudência pacífica deste E. TRF2; e (iii) a clara tentativa de utilizar a Justiça Federal como órgão revisor das decisões da Justiça Estadual, e a presente ação como sucedâneo recursal, bem como de usar o INPI como assistente técnico da Libbs na ação de infração no Juízo Estadual."
O INPI se manifesta no Evento 13, afirmando em seu parecer técnico que "Analisando-se o procedimento administrativo de concessão da patente de invenção PI0812603-8, não ficou evidenciado nenhum ato administrativo capaz de ser anulado por ilegalidade, vício formal ou abuso de direito, ainda mais em sede de cognição sumária, rito típico das tutelas provisórias."
No Evento 21, a autora requer a decretação da revelia da ré GENENTECH INC. Também diz que a manifestação do INPI não deve ser considerada, pois é baseada em alegações genéricas. Por fim, informa que a tutela de urgência concedida pelo juízo estadual foi cassada nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0052035- 29.2023.8.19.0000.
É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
O art. 56, §2º da LPI autoriza a suspensão dos efeitos da patente em sede judicial, preventiva ou incidentalmente, desde que atendidos os requisitos processuais próprios. Assim, à luz do art. 300 do CPC, cabe verificar se estão presentes no caso os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
No que tange à probabilidade do direito, a autora afirma que as alegações de nulidade da patente baseadas no arts. 25 e 32 são puramente fático-jurídicas. No entanto, a análise de ausência de fundamentação no relatório descritivo exige, sim, uma análise técnica, já que envolve ao menos a presunção de que testes realizados em uma classe de anticorpos monoclonais não podem ser extrapolados para os demais. Da mesma forma, a suposta ampliação do escopo da patente também pode depender de análise técnica, pela necessidade de se entender no que consistiram as modificações feitas ao quadro reivindicatório. Assim, este juízo não dispõe, neste momento processual, de elementos que autorizem desconsiderar a presunção de legalidade do ato do INPI.
Com relação ao perigo na demora, este tampouco foi demonstrado, na medida em que não há mais decisão judicial determinando que a autora se abstenha de produzir e comercializar o bevacizumabe. Evidentemente, se a situação fática se alterar, pode ser requerida novamente a tutela de urgência, em outro momento processual.
Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.
Quanto à suposta revelia da ré GENENTECH INC., observa-se que sua única manifestação nestes autos decorreu da antecipação dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento 5010224-11.2023.4.02.0000. Assim, entendo que, apesar de a ré ter comparecido espontaneamente, haveria violação ao devido processo legal e à segurança jurídica se se presumisse que o prazo para reposta teria se iniciado, na medida em que a decisão que autorizou sua manifestação foi silente quanto a este ponto. Nesse sentido, rejeito a preliminar de revelia arguida pela autora. Por outro lado, dou a sociedade empresária ré por citada.
Passo a determinar o seguinte:
1. Intime-se a parte autora para que junte aos autos a tradução juramentada dos documentos em língua estrangeira. Prazo: 15 (quinze) dias.
2. Apresentados os documentos, intime-se eletronicamente a ré GENENTECH INC. para que apresente resposta, no prazo de 45 dias úteis, na forma da Portaria nº JFRJ-POR-2018/00285, de 20/09/2018.
3. Apresentada a resposta ou decorrido o prazo, cite-se o INPI para que se manifeste em 30 dias úteis.
4. Após, dê-se vista à autora, para que apresente réplica em 15 (quinze) dias, devendo especificar provas no mesmo prazo.
5. Tudo cumprido, voltem conclusos"
Diante de tal quadro, importa considerar, desde logo, que conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência poderá ser deferida quando presentes elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco de comprometimento ao resultado útil do processo.
No tocante à probabilidade do direito, verifica-se que os fundamentos invocados pela parte recorrente, com esteio nos artigos 25 e 32 da Lei da Propriedade Industrial, para sustentar a nulidade da patente PI 0812603-8, objeto da presente demanda, possuem natureza eminentemente fático-jurídica, a ensejar análise técnica adequada, em especial, mediante produção de prova pericial. Tal circunstância inviabiliza, por si só, o deferimento da tutela de urgência postulada, haja vista a imprescindibilidade da observância do contraditório e de exame mais detido sobre os pressupostos de proteção da invenção protegida por patente.
Observando o andamento do processo originário, verifica-se que já foi proferida a decisão saneadora na qual se designa a realização da perícia (evento 63, DOC1). Convém, pois, aguardar a produção da prova técnica para a análise adequada das questões materiais postas para julgamento com cognição exauriente
De outro lado, no que tange ao perigo de dano, cumpre destacar que deve ser aferido com base em critérios objetivos, exigindo-se a demonstração de risco concreto, atual e relevante à eficácia da tutela do direito material pleiteado. Desse modo, a simples postergação da análise da matéria para a fase de cognição exauriente não autoriza, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
Como destaquei na decisão monocrática que indeferiu o requerimento de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento (evento 11, DESPADEC1):
"[...]
Ademais, não se verifica, pelo menos agora, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a apreciação urgente da questão monocraticamente.
Conforme noticiado pela própria agravante em seu recurso, há decisão em grau recursal na Justiça Estadual (processo nº 086637017.2023.8.19.0001) que impede a agravada de adotar medidas de constrição em face da agravante no momento.
Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há necessidade de analisar se existe probabilidade do direito vindicado no recurso neste momento,inaudita altera pars.
Por ora, cumpre prestigiar a decisão do Juízo a quo, que analisou a questão a partir dos elementos que lhe foram apresentados para firmar sua convicção, exposta de forma suficientemente fundamentada na decisão atacada, sem prejuízo da análise posterior pelo Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento, após a observância do contraditório.
[...]"
Essa situação fática, ao menos que se tenha notícia, não mudou.
Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, confirmando a decisão agravada por seus próprios fundamentos.