No presente mandado de segurança, a impetrante, ora apelante, requer que seja determinado ao INPI que dê prosseguimento e conclua o exame dos pedidos de e registro das patentes ns. BR 12 2024 002358 0, BR 11 2021 005254 2, , BR 11 2021 000957 4 e BR 11 2022 007920 6, alegando mora excessiva.
Em sua apelação (evento 33, APELAÇÃO1) a Nokia informou que houve a perda superveniente do interesse quanto ao pedido de patente BR 12 2024 002358 0, uma vez que o INPI deu continuidade ao exame deste pedido em 03/09/2024.
Recentemente esta 2ª Turma Especializada alterou a posição que vinha adotando sobre a concessão de segurança para análise de pedidos de registro de marca ou depósitos de patentes. (Apelação Cível nº 5084794-88.2023.4.02.5101/RJ, Relator DF Wanderley Sanan Dantas)
Era concedida a segurança para determinar que o INPI analisasse pedidos de registro de marca ou depósitos de patente caso houvesse demora irrazoável além do prazo de 60 dias do art. 49 da Lei 9.784/991.
Assim como colocado pelo E. Desembargador Federal Wanderley Sanan Dantas no precedente acima mencionado, entendo que, aprofundado o estudo do tema, a aplicação abstrata do prazo de 60 dias do art. 49 da Lei 9.784/99 é incompatível com a natureza dos processos de registro de marcas e patentes. Desta forma, dado o bem lançado voto no precedente, peço vênia ao E. Relator para adotar a mesma linha de raciocínio.
Pela sua própria estrutura, a Lei do Processo Administrativo aplica-se somente aos processos ordinários, comuns, apresentados perante a Administração: pedido de vista de documento, revisão de algum ato administrativo, concessão de benefício etc.
Para processos especializados, deve ser aplicada a lei que trate diretamente dos mesmos, principalmente quanto ao prazo, exatamente por causa de sua natureza e grau de complexidade diferenciados, conforme prevê o art. 69 da Lei de Processo Administrativo, verbis:
"os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei."
Desta forma nos processos de registro de marca ou patente, a LPI deverá ser utilizada já que trata-se de lei específica . A mesma não prevê prazo para a decisão final sobre os pedidos de registro. Apenas prevê prazo para a prática de atos, a serem praticados pelo administrado, e não pelo INPI:
Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.
Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.
Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.
As interpretações que são feitas em alguns precedentes de que o prazo de 60 (sessenta) dias é direcionado ao INPI estão em dissonância ao texto da lei, sendo necessário pontuar essa questão para que não restem dúvidas acerca do que efetivamente está regulado na LPI.
Observado isto, não entendo que a ausência de prazo para a prática de atos pelo INPI seja lacuna normativa, mas verdadeira decisão legislativa: em razão das peculiaridades inerentes aos processos de registro de ativos de propriedade industrial, não há como delimitar um prazo, reduzido ou extenso, para que o órgão chegue a uma conclusão.
Em casos de registros de marcas, deve ser feita a comparação visual com todos os outros registros na mesma categoria para verificar se há conflito, além de avaliação da constituição do próprio sinal - se é imitação de emblema, sigla ou monumento oficial público nacional ou internacional (art. 124, I e IV), sinal de caráter genérico ou descritivo (art. 124, VI), expressão de propaganda (art. 124, VII), forma necessária ou comum do produto (art. 124, XXI), entre outros.
Nos depósitos de patentes, a análise é ainda mais ampla: deve ser analisado todo o conhecimento humano divulgado publicamente até a data do depósito apenas para a análise do requisito de novidade (art. 11, §1º, da LPI), que depois ainda será sucedida pela avaliação dos critérios de atividade inventiva e aplicação industrial.
Tanto para marcas, quanto para patentes, ainda devem ser analisadas e decididas eventuais oposições apresentadas por terceiros.
Considerando essa complexidade e a ausência de prazo legal para a prática do ato, entendo que o critério de "razoabilidade" adotado em alguns precedentes é pessoal e falho, podendo haver consideração de um julgador de que 60 dias já fuja do razoável - como se observa em vários casos -, enquanto outro pode achar que alguns anos não está fora desse parâmetro. Isto ofende frontalmente a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, pelo que devemos ter cautela na adoção de tal critério.
Por essas razões, a definição do prazo de resposta da Administração deve ser feita pelo Legislativo, poder com competência institucional para avaliação de critérios de conveniência e imposição de escolhas estatais, não caberendo ao Judiciário fazê-lo, em respeito à divisão de competência constitucional.
Acrescido a isso, o volume de pedidos apresentados anualmente é gigantesco: somente em 2024(janeiro à setembro), foram 334.036 pedidos de registro de marca e 20.343 depósitos de patentes2. Mesmo com a melhor estrutura administrativa, seria impossível decidir esse volume de processos em exíguo prazo.
As limitações administrativas do INPI são bem conhecidas deste colegiado, e mais será falado sobre isso no tópico a seguir. De todo modo, já acho importante observar que o INPI vem sendo atuante na estratégia de diminuição de seu backlog, tendo em 2019 instituído o Plano de Combate ao Backlog, que teve, e continua tendo, resultados positivos para a proteção dos ativos de propriedade industrial no Brasil, conforme resultados divulgados publicamente pelo órgão3, tendo sido o backlog quase zerado em menos de cinco anos:
Além disso, o INPI possui o trâmite prioritário de processos de patentes, regulado pela Portaria INPI PR n° 79/20224. O mecanismo garante prioridade na tramitação a processos cujos inventos sejam objeto de contrafação ou envolvam tecnologia verde, ou nos quais os depositantes sejam micro ou pequenas empresas, start ups ou instituições públicas, entre diversas outras possibilidades5. Assim, não há risco aumentado à contrafação com a demora dos processos administrativos, já que o depositante tem a seu dispor a tramitação prioritária perante o INPI, podendo passar à frente na fila do exame em razão dessa possível exploração indevida de seu ativo por terceiro.
Logo, não há que se falar em inércia administrativa que exija a atuação do Judiciário para a proteção dos direitos do administrado, uma vez que o órgão competente vem adotando medidas efetivas para responder às demandas que lhe são apresentadas. A resolução definitiva da insuficiência de pessoal do INPI depende de atuação legislativa para garantia orçamentária e ampliação do quadro de pessoal do órgão, não podendo ser imaginado que mandados de segurança individuais resolverão essa questão.
Comparação entre prazos atuais do INPI e escritórios da União Europeia e dos EUA
Neste tópico, cabe trazer importante estudo que traz a correlação entre tempos e valores entre os diversos Escritórios de patentes, mencionado pelo Des. Federal Sanan Dantas, em processo de sua lavra (50847948820234025101):
"Acredito relevante trazer aos autos exposição acerca dos prazos nos quais os escritórios globais com melhor orçamento e estrutura decidem os pedidos de patentes e marcas, de forma a termos dados mais concretos sobre a atuação do INPI no cenário global.
Esses escritórios são o United States Patent and Trademark Office - USPTO, que assim como INPI decide tanto marcas quanto patentes nos EUA, o European Patent Office - EPO, responsável pela análise dos depósitos de patentes na União Europeia, e o European Union Intellectual Property Office - EUIPO, que faz a análise de marcas para o mercado europeu.
Somente para proferir a primeira ação administrativa (First Office Action), que normalmente é determinação de exigência e não a decisão concessiva da patente, o USPTO está levando em média 19.8 meses6; em marcas, leva-se em média 7.9 meses para esse primeiro ato e 14.4 para a concessão do registro7. Na União Europeia, leva-se de 3 a 5 anos para a concessão da patente8 e 4 meses para o registro de marca9.
Por sua vez, a média do prazo de análise de patentes pelo INPI é de 3,3 anos a partir do requerimento de exame, em paridade com a previsão mínima do EPO, enquanto para marcas é de 16,2 meses se não houver oposição, em paridade com o USPTO. Para processos de patente que ingressem na via de tramitação prioritária, o prazo cai para 11,2 meses a partir do requerimento de priorização10.
Noto que o orçamento anual do USPTO foi estimado em US$ 4,1 bilhões em 202311, enquanto do EPO foi de €2,2 bilhões12 e o do EUIPO foi de quase €350 milhões para o mesmo ano13.
Enquanto isso, o orçamento final do INPI para 2023 foi de R$ 397,93 milhões de despesas empenhadas14, o que representa, em valores de 29/12/2023, apenas US$ 82,194 milhões e € 74,357 milhões15 - por volta de 50 vezes menor que o do USPTO e 35 vezes menor que os órgãos da União Europeia combinados.
Esperar que mesmo com essa disparidade orçamentária o INPI decida muito mais rápido que seus correspondentes estrangeiros foge de qualquer critério realista. Não obstante, a comparação entre os órgãos mostra que os depositantes nacionais não estão em desfavorecimento; pelo contrário, o INPI vem prestando serviços em paridade temporal com os órgãos estrangeiros com maior orçamento, mesmo tendo orçamento muito mais reduzido, o que apenas reforça a inaplicabilidade do prazo de 60 dias e enfraquece as alegações de que o INPI vem prejudicando o administrado."
Quanto à proteção e exploração comercial a partir do depósito da patente e do pedido de registro da marca.
Uma das maiores preocupações com a demora administrativa em analisar um requerimento, seja em PI, seja em outras áreas, é o prejuízo que tal situação gera ao exercício dos direitos do administrado. Não se faz presente nos processos de PI a mesma situação que se verifica em processos previdenciários qual seja, a demora em sua análise efetivamente impede o usufruto do segurado de seu direito previdenciário, gerando-lhe prejuízos diretos para a sua subsistência.
Além do mecanismo de tramitação prioritária dos processos de patentes implantado pelo INPI, já mencionado, a Lei de Propriedade Industrial brasileira expressamente assegura ao titular da marca ou da patente a proteção de seu ativo mesmo que ainda em fase de análise administrativa. De fato, o ativo não só fica protegido enquanto não há decisão administrativa, como a lei assegura a sua exploração comercial, inclusive permitindo o licenciamento da marca ou da patente:
Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.
Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material ou reputação.
Como se observa dos dispositivos da LPI acima, a expectativa de obter a exclusividade sobre a patente ou a marca depositadas já garante ao depositante uma série de garantias legais, inclusive zelar pela integridade ou reputação da marca (art. 130, III) e obter indenização pela exploração da patente (art. 44), além de, em relação a ambos os ativos, poder celebrar contratos de licenciamento (art. 61 e art. 130, II) e até de cessão dos bens (art. 58 e art. 130, I).
Logo, ainda que a ausência de decisão administrativa possa vir a limitar o exercício dos direitos inerentes aos ativos de PI em situações pontuais, ao depositante são garantidos mecanismos jurídicos apropriados para assegurar não só a proteção dos ativos, mas a sua própria exploração comercial, durante a tramitação do processo administrativo de registro.
Desta forma, não é cabível a alegação de prejuízos advindos da mora administrativa, já que o depositante pode exercer quase que plenamente os direitos a serem gerados pela concessão definitiva de seus registros, difetentemente do que se verifica por exemplo em direito previdenciário.
Destarte, inexistindo limitação significativa à proteção e à exploração da patente ou da marca durante o processo administrativo, não está presente critério essencial para autorizar a atuação do Judiciário na esfera administrativa, já que os direitos do administrado não estão em risco.
Mediante todas as informações trazidas e analisadas, verifico que a espera pela análise e conclusão dos processos pelo o INPI, submetidos em prazo tão exíguo não possui suporte legal, não se adequa à complexidade do processo administrativo especializado e está em descompasso com os escritórios internacionais mais bem estruturados, com orçamentos múltiplas vezes superiores ao do escritório nacional.
Ademais, não deve ser imposto ao INPI, por meio do Judiciário, prazo para a conclusão dos processos administrativos de registro de ativos de propriedade industrial em primeira instância administrativa, já que ausentes os critérios autorizadores da intervenção judicial na atividade administrativa.
Ressalto ainda que a presente decisão não impede toda fiscalização do Judiciário sobre os atos administrativos, pois isto seria contrário às basilares funções judiciais de controle de excessos da Administração e de garantia dos direitos do administrado.
Nesta esteira, casos como preterição indevida na fila de exame, irregularidades nas exigências, demora no julgamento de recursos administrativos, indeferimento indevido de pedidos e a própria ação de nulidade continuam podendo e devendo ser analisados pelo Judiciário.
Ante o acima exposto assevero que a demora para análise dos pedidos em primeira instância administrativa não justifica isoladamente a concessão de segurança, nada impedindo que em uma mudança de cenário a questão possa voltar a ser revista pelo Judiciário.
No caso concreto, como bem reconhecido na sentença, "os pedidos mencionados pela impetrante decorrem de pedidos Internacionais depositados no âmbito do tratado PCT (Tratado em Cooperação de Patentes) que deram entrada no Brasil (Entrada em Fase Nacional). Neste caso as datas de depósito dos pedidos são, por padrão, as datas de depósito dos pedidos internacionais. Entretanto, os pedidos deram entrada no Brasil, ou melhor, foram apresentados ao INPI, somente na data de protocolo dos pedidos, nos anos de 2024, 2021, 2021 e 2022. Portanto, não haveria como o INPI ter conhecimento de tais pedidos ou iniciar o exame dos pedidos antes disso."
Portanto, de acordo com a tramitação informada pela autoridade coatora, não se verifica demora excessiva ou qualquer ilegalidade quanto ao prazo de análise dos pedidos de patente remanescentes.
Diante do exposto, voto no sentido de reconhecer a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de registro BR 12 2024 002358 0 e negar provimento ao recurso com relação aos demais pedidos de registro de patente.