(Desembargador Federal MARCELLO GRANADO- Relator) Conheço do recurso, pois presentes os seus pressupostos processuais.
A ALLNEX NETHERLANDS B.V. impetrou este mandado de segurança pretendendo, em síntese, contestar a decisão do INPI que manteve o arquivamento do pedido de patente dividido n. BR122020015972-3, ao fundamento de que o requerimento de divisão da patente principal foi protocolado fora do prazo.
Como causa de pedir, alegou que apresentou o pedido de patente dividido BR122020015972-3 em 5/8/2020, mas o deferimento do pedido de patente principal BR112015021404-5 só foi publicado em 18/8/2020, ou seja, após o protocolo da divisão. Sustentou que foi surpreendida, em 13/10/2020, com o arquivamento do seu pedido de patente dividido, em razão da intempestividade da solicitação, com base no art. 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, que define o prazo final para pleitear a divisão da patente o "final do exame em primeira instância". Esclareceu que, para o INPI, o "final do exame" seria a data de emissão do parecer conclusivo do examinador ou 30 dias antes de sua publicação, e não a data de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Informou que, embora tenha recorrido administrativamente, argumentando que a data final deveria ser a publicação da decisão de deferimento do pedido principal, em alinhamento com princípios constitucionais como o da publicidade, o INPI manteve o arquivamento, publicando a decisão coatora e ilegal, em 21/12/2021. Alegou que, inconformada com o posicionamento da autarquia, impetrou este Mandado de Segurança (evento 1, INIC1).
Nas informações, o INPI defendeu não ser válido formular pedido dividido após o final de exame realizado na primeira instância administrativa, não podendo a fase administrativa recursal ser considerada como continuidade do exame inicial. Sustentou que o efeito devolutivo não admite a completa inovação recursal, com a apresentação de um novo pedido de patente não analisado na primeira instância (evento 16, PET1 e evento 19, ANEXO2).
O juízo denegou a segurança, por entender que: (i) o "final de exame" do art. 26 da LPI se refere à conclusão do exame em primeira instância administrativa, ou seja, a prolação da decisão de deferimento ou indeferimento da patente (Art. 37 da LPI); (ii) a interpretação do INPI, ao exercer seu poder regulamentar, está conforme a legislação, sem violar a hierarquia das normas ou a reserva legal; (iii) os princípios da boa-fé, segurança jurídica, ampla defesa, contraditório ou devido processo legal não foram violados, pois a legislação é de conhecimento de todos os depositantes, e o INPI agiu conforme as normas; (iv) o direito líquido e certo da ALLNEX não restou comprovado, já que o ato administrativo do INPI atendeu aos requisitos legais ao arquivar o pedido, com base na IN 30/2013 (evento 25, SENT1 e evento 42, SENT1).
Na apelação, a ALLNEX reiterou as razões já expostas ao longo do processo (evento 42, SENT1), requerendo o provimento do recurso, com a concessão da segurança, enquanto o INPI pugnou pelo desprovimento do apelo, limitando-se a se reportar aos elementos constantes dos autos, que demonstram a insubsistência da peça recursal (evento 50, CONTRAZ1).
A controvérsia diz respeito à interpretação da expressão "final do exame" conferida pelo art. 32 da Instrução Normativa nº 30/2013, a qual já foi enfrentada por esta Turma Especializada, que concluiu que o dispositivo viola o princípio da legalidade, da publicidade dos atos administrativos, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido:
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIVISÃO DO PEDIDO DE PATENTE PREVISTO NO ART. 26 DA LPI E NO ART. 4º G, (1) E (2), DA CUP. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA CONFERIDA PELO ART. 32 DA IN 30/2013 DO INPI AO TERMO “ATÉ O FINAL DO EXAME”. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.
1. Apelação interposta de sentença que denegou a ordem postulada em mandado de segurança que objetiva a invalidação do ato do INPI que arquivou “requerimento de patente dividida”, com fundamento no disposto no artigo 26 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013.
2. O caput do artigo 26 da Lei nº 9.279/96 estabelece que " O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:(...)"; Já o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013 dispõe "Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último”."
3. Não se ignora que uma primeira leitura dos dispositivos concernentes ao caso, levando em conta até mesmo a posição topográfica dos artigos, resulta na conclusão inicial de que o exame técnico da patente é encerrado em momento anterior ao grau recursal na esfera administrativa (“Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”), corroborando, a princípio, a interpretação dada ao caput do artigo 26 da Lei nº 9.279/96 pela Instrução Normativa nº 30/2013.
4. Entretanto, a própria Lei nº 9.279/96 confere aos recursos administrativos interpostos perante o INPI efeito devolutivo pleno (art. 212, §1º, LPI), do qual se depreende a ausência de limitação quanto à reapreciação do procedimento instaurado no primeiro grau administrativo, inclusive, com a produção de novos exames técnicos em sede recursal. É dizer, tomando-se por norte uma interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos da lei, não se pode afirmar que o exame do requerimento da patente encerrar-se-á no primeiro grau administrativo, já que tal exame pode ser retomado, em sua forma plena, se interposto recurso da decisão que eventualmente indeferiu o privilégio.
5. Como bem colocado pelo Procurador Regional da República, quando da emissão do parecer "Mas, em que pese se tratar de norma regulamentadora emanada do próprio órgão que possui atribuição para a análise dos pedidos de patente – que, diga-se, possui a atribuição regulamentadora da matéria e com conhecimento técnico sobre o assunto -, concordamos com a argumentação segundo a qual trata-se de regulamento contra legem uma vez que contraria os dispositivos da LPI que preveem o efeito devolutivo pleno aos recursos administrativos – com a aplicação, na segunda instância administrativa, de todos os dispositivos pertinentes à primeira - e o julgamento do recurso como final de tal procedimento."
6. O artigo 32 da Instrução Normativa nº 30/2013 INPI extrapolou o comando literal da lei (art. 26 da LPI) ao promover uma interpretação restritiva da expressão “até o final do exame”, além de negar aplicação ao art. 212, §1º, da LPI.
7. Há que se admitir que, no caso de ser chancelado o art. 32 da IN 30/2013, estar-se-ia indo de encontro ao princípio da publicidade dos atos administrativos, haja vista que os eventos eleitos como marco final pelo mencionado dispositivo da IN 30/2013 ocorrem antes da publicação da decisão de primeira instância sobre o pedido de patente na RPI. Também se constata violação aos direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal.
8. Por fim, não há que se cogitar de extrapolação das atribuições do Judiciário o seu pronunciamento a respeito da IN nº 30/2013, tendo em vista que o caso dos autos se trata de “exercício do Poder Regulamentar por parte do INPI no âmbito de sua discricionariedade técnica”. Com efeito, a jurisprudência de nossa Corte Suprema já firmou entendimento de que inexiste óbice para o Judiciário apreciar eventual violação da ordem jurídica por ato normativo editado pela Administração se constatada “manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade” (nesse sentido: STF, Pleno, Ação Cível Originária nº 834, Relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 25.10.2021; STF, Pleno, Ação Cível Originária nº 444, Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 22.06.2020; STF, Pleno, Mandado de Segurança nº 24883, Relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em 24.02.2017). (TRF2 - 2ª Turma - APELAÇÃO CÍVEL Nº 5103102-46.2021.4.02.5101/RJ RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ FONTES).
9. Recurso de Apelação PROVIDO.
(AMS 5103112-90.2021.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Wanderley Sanan Dantas, julgada na sessão ordinária de 25/07/2023)
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO INPI DE QUE ARQUIVOU “REQUERIMENTO DE PATENTE DIVIDIDA”. TERMO AD QUEM PARA A PROTOCOLIZAÇÃO DO REQUERIMENTO À LUZ DO QUE DISPÕE O ARTIGO 26 DA LEI Nº 9.279-96, NA INTERPRETAÇÃO QUE FOI DADA PELO ARTIGO 32 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30-2013.
I – Apelação interposta de sentença que denegou a ordem postulada em mandado de segurança que objetiva a invalidação do ato do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI que arquivou “requerimento de patente dividida”, com fundamento no disposto no artigo 26 da Lei nº 9.279-96, em interpretação conjunta com o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013.
II – O caput do artigo 26 da Lei nº 9.279-96 estabelece que o requerimento de divisão da patente pode ser realizado até o final do exame técnico pelo INPI; sendo determinado pelo artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013 que deve se considerar que o exame técnico da patente se encerra com a apreciação do requerimento no primeiro grau da instância administrativa; adotando-se ainda, como marco temporais, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.
III - Uma primeira leitura dos dispositivos concernentes ao caso, levando em conta inclusive a posição topográfica dos artigos, resulta na conclusão inicial de que o exame técnico da patente é encerrado em momento anterior ao grau recursal na esfera administrativa (artigo 37 da Lei nº 9.279-96), corroborando, a princípio, a interpretação dada caput artigo 26 da Lei nº 9.279-96 pela Instrução Normativa nº 30-2013.
IV - Entretanto, a própria Lei nº 9.279-96 confere aos recursos administrativos interpostos perante o INPI efeito devolutivo pleno, do qual se depreende a ausência de limitação quanto à reapreciação do procedimento instaurado no primeiro grau administrativo, inclusive, com a produção de novos exames técnicos em sede recursal. É dizer, tomando-se por norte uma interpretação teleológica e sistemática dos dispositivos da lei, não se pode afirmar que o exame do requerimento da patente encerrar-se-á no primeiro grau administrativo, já que tal exame pode ser retomado, em sua forma plena, se interposto recurso da decisão que eventualmente indeferiu o privilégio, como ocorreu, inclusive, no caso concreto dos autos.
V - Também se constata a violação ao princípio da publicidade dos atos administrativos, bem como aos princípios da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório, quando o artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013 elege como marcos temporais para o requerimento de divisão da patente datas anteriores à divulgação do ato de indeferimento do privilégio, mormente a data de emissão do parecer conclusivo técnico, cujo conhecimento apenas será dado em momento posterior, com a publicação da decisão que indeferiu a patente.
VI - Para ser mais consentâneo com as referidas garantias constitucionais, a norma infralegal deveria fixar como encerramento do exame da patente a data da efetiva divulgação do parecer final, mediante a publicação da decisão de indeferimento do privilégio, independentemente da data da emissão daquele documento técnico; de modo a conferir mais transparência e segurança jurídica quanto ao momento a partir do qual o ato proferido pela Administração passa a surtir os seus efeitos, em observância, inclusive, ao artigo 226 da Lei nº 9.279-96.
VII – Não merece prosperar a argumentação de que extrapolaria as atribuições do Judiciário o seu pronunciamento a respeito da Instrução Normativa nº 30-2013, tendo em vista que o caso dos autos se trata de “exercício do Poder Regulamentar por parte do INPI no âmbito de sua discricionariedade técnica”. Isso porque a jurisprudência de nossa Corte Suprema já firmou entendimento de que inexiste óbice para o Judiciário apreciar eventual violação da ordem jurídica por ato normativo editado pela Administração se constatada a manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade.
VIII - O artigo 32 da Instrução Normativa nº 30-2013, o qual fundamentou o ato tido como coator, desbordou os ditames da Lei nº 9.279-96, em inobservância ainda à garantia da publicidade dos atos administrativos, bem como da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório; razão por que deve ser reformada a sentença recorrida para deferir a ordem postulada, invalidando o ato do INPI que arquivou o requerimento de patente dividida BR 12 2021 005843-1 e determinando que a autarquia proceda a sua efetiva apreciação, com a devida publicação da nova decisão administrativa.
IX – Provimento da apelação da impetrante.
(AMS Nº 5103102-46.2021.4.02.5101, rel. Des. Fed. André Fontes, julgada na sessão ordinária do dia 25/07/2023)
Com efeito, a matéria inicialmente revelada em um pedido de patente pode ser subdividida em pedidos de patente "divididos". Para que um pedido dividido seja aceito, a Lei da Propriedade Industrial (LPI - Lei nº 9.279/96) estabelece que ele deve ser depositado antes que o pedido de patente original seja examinado por completo, nos termos do art. 26 da LPI, in verbis:
Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:
I - faça referência específica ao pedido original; e
II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.
Interpretando o momento em que ocorre o "final do exame", o art. 32 da IN nº 30/2013, o considerou como sendo a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último. Veja-se:
"Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último."
Primeiramente, o art. 32, da IN 30/2013 viola claramente o princípio da publicidade dos atos administrativos (art. 37, CRFB; parágrafo único, inciso V do artigo 2º da Lei 9.784/99), que obriga que os atos emanados da Administração Pública sejam expostos e divulgados, procedimentos os quais se prestam tanto como mecanismo de controle social quanto como pré-requisito para validade de tais atos. Assim, a produção dos efeitos de um ato administrativo depende de sua publicização, sendo o sigilo uma medida excepcional.
Nesse sentido, os marcos definidos pelo artigo 32 da IN 30/2013 ocorrem antes da publicação oficial da decisão de primeira instância na Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio oficial de divulgação das decisões do INPI (Art. 226 da LPI). Como o depositante não tem como saber quando o parecer técnico conclusivo será emitido, torna-se impossível prever o prazo final para solicitar a divisão do pedido de patente. Além disso, a norma condiciona o final do exame a um período anterior à publicação da decisão de mérito, o que, além de ineficaz, é também imprevisível.
Também foge à razoabilidade fixar o fim do exame na data em que foi exarado o parecer técnico de deferimento do pedido de patente principal (04/08/2020), o qual somente foi disponibilizado para conhecimento das partes e do público na data da decisão de deferimento da patente original, publicada em 18/08/2020 (evento 1, ANEXO5).
Outrossim, o art. 32 da IN 30/13 também afronta os direitos constitucionais à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal l (art. 5º, LIV e LV, CRFB) e ao direito de buscar a proteção de inventos (art. 5º, XXIX, CRFB). Tal dispositivo ao condicionar o fim de uma etapa do procedimento administrativo a um evento futuro, sem possibilitar ao requerente avaliar a tempestividade do pedido dividido de patente, cerceia todas essas garantias. A limitação temporal do exame final, ocorrida sem divulgação, dificulta e até mesmo obsta o direito de divisão do pedido de patente, o qual se trata de um meio de defesa do depositante para viabilizar e alcançar a proteção patentária de seus inventos.
Noutro ponto, embora o pedido de patente dividido tenha sido depositado pela impetrante enquanto o pedido principal ainda estava pendente de exame, em 1ª instância administrativa, certo é esse tipo de pedido deve ser viabilizado mesmo em 2ª instância. Nesse aspecto, a IN 30/2013 viola o princípio da legalidade, ao deixar de fora a hipótese em que se apresente o pedido de patente dividido até o julgamento de recurso em caso de indeferimento.
Discorrendo sobre a questão, uma análise preliminar dos dispositivos legais atinentes à matéria ("Seção III" - "Do processo e do Exame do Pedido" de patente), constantes da LPI, até pode induzir a conclusão de que o exame técnico da patente terminaria antes da fase recursal administrativa, tendo em vista o disposto no art. 37 da Lei nº 9.279/96, que estabelece: "Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.", tal como disposto pela Instrução Normativa nº 30/2013. Nada obstante, é imperioso considerar que a própria Lei nº 9.279/96 determina que, salvo expressa disposição em contrário, as decisões de que trata a LPI são passíveis de recurso, dotados de efeito suspensivo e efeito devolutivo pleno:
Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.
Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.
Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.
A interposição de um recurso administrativo perante o INPI possui uma devolutividade plena, o que significa que o INPI tem a prerrogativa de reexaminar integralmente toda a matéria objeto do processo administrativo, inclusive aquela não impugnada pelo interessado em seu recurso, havendo a possibilidade de produção de novos exames técnicos em sede recursal.
Além disso, o efeito suspensivo de um recurso impede que a decisão questionada produza efeitos imediatos até que o recurso seja julgado, o que preserva os interessados de sofrer de pronto tais efeitos, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
Dessarte, a LPI, quando interpretada de uma forma sistemática, revela que o exame do requerimento de patente não se encerra na primeira instância administrativa, pois, se um recurso administrativo contra indeferimento for apresentado, o final do exame do pedido de patente, à evidência, é prorrogado para a decisão acerca desse recurso.
O poder normativo concedido à Administração Pública deve ser exercido em estrita obediência à lei, sob pena de ferir o princípio da legalidade (conforme artigos 37, caput, da CRFB/88 e 2º, caput, da LPA). A Administração é subordinada às determinações do Poder Legislativo. Assim, um ato normativo administrativo deve sempre respeitar, e nunca modificar ou ultrapassar os parâmetros definidos pela lei.
A IN 30/2013, porém, vai além de seu papel regulamentar ao introduzir restrições ilegais, que contradizem os limites estabelecidos pela lei, promovendo uma interpretação que restringe a expressão "final do exame", não prevista na LPI, além de negar aplicação ao art. 212, §1º, da LPI.
Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição e art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, constituem requisitos do mandado de segurança a violação de direito líquido e certo do impetrante, demonstrado de plano, decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade. Sob outra ótica, o controle judicial, especialmente em mandado de segurança, deve se limitar a casos de ilegalidade manifesta ou violação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade pela Administração.
Na espécie, o INPI publicou a decisão de deferimento do pedido principal na RPI nº 2589, de 18/8/2020, com data do parecer técnico de 4/8/2020, enquanto o depósito do pedido dividido do BR122020015972-3 apresentado pela ALLNEX ocorreu em 5/8/2020. Nesse contexto, considerando que não houve nenhuma publicidade para fins de viabilizar o direito da empresa de formular o pedido de divisão da patente, o seu pleito não pode ser tido como intempestivo e, em consequência, arquivado.
A autoridade agiu, portanto, em desconformidade com os ditames da Lei nº 9.279/96 e os princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública ao determinar o arquivamento do pedido dividido BR122020015972-3, com base no art. 32 da IN 30/2013 (evento 1, ANEXO5), havendo direito líquido e certo a ser amparado.
Logo, nos termos das premissas acima expendidas, é de rigor o provimento do recurso para reforma da sentença, a fim de que a segurança seja concedida para anular a decisão de arquivamento relativa ao pedido de divisão de patente BR122020015972-3 e, em consequência, restabelecer o status quo do processo administrativo anterior ao arquivamento, impondo-se ao INPI prosseguir com o exame do pedido dividido da impetrante.
CONCLUSÃO.
Voto por dar provimento à apelação para, reformando a sentença, conceder a segurança a fim de anular a decisão de arquivamento relativa ao pedido de divisão de patente BR122020015972-3, publicada em 13/10/2020 e, por conseguinte, restabelecer o status quo do processo administrativo anterior ao arquivamento, nos termos da fundamentação.